Rappelez-vous, dans notre billet sur les basics de la marque (en droit OAPI), objet phare de la propriété intellectuelle, on vous disait que la marque n’accorde qu’une protection « limitée » aux produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.

En effet, d’un point de vue pratique, lorsque vous déposez une demande d’enregistrement de marque, vous devez préalablement sélectionner et choisir des classes de produits ou de services conformément à la classification internationale en vigueur.

En dehors de ces classes, vous n’aurez donc pas, en principe, de monopole ni d’exclusivité, ce qui explique en partie que deux marques identiques puissent coexister sur un même territoire pour des produits ou services différents.

N.B. : Souvenez-vous, là-aussi, que la marque ne vaut que pour le territoire sur lequel elle a été enregistrée. Donc, évitez l’erreur qui est celle de penser que l’on peut se prévaloir d’une marque enregistrée par exemple en France (auprès de l’INPI) sur le territoire de l’OAPI où elle n’aurait pas été enregistrée.

Mais, la réalité de cette analyse de coexistence de marques identiques ne se base pas simplement sur la « dissimaliraté » des produits ou services qu’elles couvrent. Elle va beaucoup plus loin et se fait dans le cadre d’une notion incontournable et bien connue des Spécialistes de la propriété intellectuelle : le « risque de confusion ».

Que ça soit au moment des recherches préalables (recherches d’antériorité), du dépôt d’une marque ou du contentieux relatif à la validité d’une marque au profit d’une autre (notamment en cas d’opposition formée par un tiers), l’appréciation du risque de confusion doit être faite avec minutie.

Pourquoi ? Parce qu’elle détermine les chances de pouvoir déposer valablement une marque bien qu’un signe similaire ou identique antérieur ait été déposé, de pouvoir remporter un éventuel contentieux en cas de contestations d’un tiers détenteur de droits sur un tel signe, mais surtout, elle détermine les chances de coexistence des signes en présence.

Alors, qu’est-ce que le risque de confusion ? C’est la confusion qui peut être créée dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne, qui n’aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux, quant à l’origine des produits ou services qui lui seraient proposés.

Ce risque de confusion doit tenir compte d’un certain nombre de critères, principalement :

1/ Identité et similitude des signes en présence

Elle s’apprécie d’abord sur les éléments distinctifs et dominants des marques en présence :

• Visuelle (sont-elles visuellement identiques ou similaires ?),
• Phonétique (se prononcent-elles de la même manière ?), et
• Conceptuelle (évoquent-elles les mêmes choses ?).

Exemple avec un signe verbal :

Exemple avec un signe graphique :

=> Si les marques sont similaires ou identiques sur l’un des plans, il vous faut examiner le risque de confusion en poursuivant l’analyse 2).

2/ Identité ou similitude des produits et services  

Les produits et services peuvent être identiques, similaires (3 degrés différents : faiblement similaires, similaires et fortement similaires) ou dissimilaires. Cela s’apprécie globalement selon plusieurs facteurs non hiérarchiques mais interdépendants que sont par exemples :

• L’origine habituelle ;
• La nature et la destination. Par ex. L’huile de cuisine et l’huile de moteur. C’est la même nature mais pas la même destination ; 
• La complémentarité. Par ex. Le matériel d’enseignement (classe 16) et le service d’enseignement (classe 41). Ils sont complémentaires ; 
• La concurrence. Par exemple un rasoir électrique (classe 8) et des lames de rasoir (classe 8) ;
• La méthode d’utilisation ; 
• Les circuits de distribution et points de vente ; et
• Le public pertinent.

Illustrations en image :

3/ Le public pertinent et le niveau d’attention

La détermination du degré d’attention dépendra de la nature des produits et services pertinents ou encore de la connaissance, de l’expérience et de l’implication dans l’achat du public pertinent.

Sortie de ces principaux critères, il peut être tenu compte de la notoriété de la marque antérieure (marque notoire). Mais nous y reviendrons dans nos prochaines publications …

---

En savoir plus sur notre Cabinet et nos domaines d’expertises.

Team Ekeme Lysaght